変更出願の実体的要件
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変更出願の審査基準 – k2
2011/08/08 (Mon) 14:40:07
特許出願から意匠出願への変更に関する特許庁の審査基準（第２章出願尾変更 92.1.1）を読んでいて理解が足りないので教えてださい。特許出願から意匠出願への変更の期間は最初の拒絶査定謄本送達後３月以内と思います。この期間は特許出願は補正できない期間と思います。p17892.1.1（４）には「元の特許出願の最初の明細書及び図面中に・・・」と記載されていますが、これは、補正できない期間の変更なので「変更直前の特許出願の明細書及び図面の記載、かつ最初の特許出願の明細書及び図面の記載」となるのではないか？間違い等あれば指導ください。
Re: 変更出願の審査基準 – 管理人
2011/08/11 (Thu) 12:03:16
根拠が見つかりませんでしたので、以下私見になります。
結論からいえば、特許及び実用新案と意匠とでは補正可能な範囲が異なるため、「変更直前の原出願の明細書等に記載した事項の範囲内」との実体的要件が課せられていないものと思われます。
まず、特許出願又は実用新案登録出願から意匠登録出願への変更出願の実体的要件は、
イ．もとの特許出願又は実用新案登録出願の最初の明細書及び図面中に、変更による新たな意匠登録出願の意匠が明確に認識し得るように具体的に記載されていること
ロ．変更による新たな意匠登録出願の意匠が、もとの特許出願又は実用新案登録出願の最初の明細書及び図面に表された意匠と同一であること
であります。
また、実用新案登録出願から特許出願への変更出願への変更出願の実体的要件は、
ハ．変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、変更直前の原出願の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること
ニ．変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、原出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること
であります（ただし、補正可能時期であれば②のみ）。
両者を単純に比較すると、ご質問にあるように、意匠登録出願への変更出願が「変更直前の原出願の明細書等に記載した事項の範囲内」になくてもよいのか？という疑問が生じます。
しかし、意匠法上の補正は、特許・実用新案法上の補正とは異なり、要旨変更でない場合に限り認められます（意17条の2）。
とすると、「変更直前の原出願の明細書等に記載した事項の範囲内」との要件を課した場合には、特許・実用新案法登録出願での補正が「最初の明細書等に表された意匠」の要旨を変更するものでないことを判断する必要が生じます。
（特許・実用新案法登録出願を介在させれば要旨変更が可能となるならば、脱法行為を認めることになる。）
このような判断は、審査及び第三者の監視負担が過剰となるため好ましくなく、また、意匠権を不安定にしてしまいます。
そこで、上記イ、ロの要件を満たせば変更出願を認めることとし、「変更直前の原出願の明細書等に記載した事項の範囲内」との実体的要件が課せられていないものと思われます。
Re: 変更出願の審査基準 – K2
2011/08/12 (Fri) 10:25:54
有り難うございました。以下の考え方で取りまとめてみました。変更出願は①実→特、②意→特、③特→実、④意→実、⑤特→意、⑥実→意の６種類に分かれますが補正できる期間は先の出願の明細書等（意匠が先の出願なら願書・図面）の当初記載範囲。補正できない期間は明細書等（意匠なら願書・図面）の当初記載範囲かつ、直前記載範囲。しかし⑤⑥については補正できる期間、できない期間にかかわらず）変更出願に係る意匠が、もとの特出願の最初の明細書等の意匠と同一であること。）もとの特出願の最初の明細書等の中に変更による新意出願の意匠が明確に確認されるよう具体的に記載。の２要件であること。でよろしいでしょうか。
Re: 変更出願の審査基準 – 管理人
2011/08/16 (Tue) 12:11:33
それでよいと思いますが、意匠の補正は「事件が審査、審判又は再審に係属している場合に」することができます。
よって、②、③の場合で、補正できない期間に変更出願をするケースはないように思います。
2012/08/06追記
審査基準によれば、意匠からの変更出願についての客体的要件は、
１．変更出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項が、変更直前の原出願の願書の記載又は願書に添付した図面等に記載した事項の範囲内にあること
２．変更出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項が、原出願の出願当初の願書の記載又は願書に添付した図面等に記載した事項の範囲内にあること
です。
となると、②意→特、④意→実の出願変更は、
補正可能期間であっても、上記１，２がともに要件となると思われます。
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