弁理士試験-改正特34条の3第5項

改正特34条の3第5項
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改正法の質問です – 初心者
2011/11/09 (Wed) 14:32:05
３４条の３第５項について質問します。出願人甲がいて仮通常実施権を乙に、仮専用実施権を丙に設定しており更に丙は仮通常実施権を丁に許諾していたとします。出願人が４１条の優先権主張をして１年以内に出願Bをする場合、３４条の３第５項によると、「・・・当該仮通常実施権について・・・仮通常実施権が設定されたとみなす。」とありますが、出願Bにおいては乙や丁に限り継続して仮通常実施権を有するという解釈なのでしょうか。丙はどうなってしまうのでしょうか。また、その場合、外国語書面出願による優先権主張の場合は原文範囲で優先権主張が可能となるのでしょうか、訳文範囲でしょうか。
Re: 改正法の質問です – HYOUEI2012
2011/11/10 (Thu) 10:48:45
３４条の３第５項には、「前条第４項」と規定されていますので、仮専用実施権を有する丙が許諾した丁に対する仮通常実施権も同様に仮通常実施権が設定されたものとみなす、という解釈となるのではないでしょうか？
また、先の出願（質問された出願B（先の出願がＡ（外国書面出願）であると仮定すると）が外国書面出願である場合は、第４１条１項の規定から、原文に対応する外国書面出願に記載された範囲（英語の明細書、特許請求の範囲、図面）に基づいて優先権主張することができるものと解します。ただし、４１条１号以外の２～５号の要件も満たす必要があります。
Re: 改正法の質問です – 初心者
2011/11/10 (Thu) 11:03:36
有り難うございます。ということは優先権主張を伴う出願において、乙は勿論、丁は引き続き仮通常実施権を許諾されたものとみなされ、さらに丙も仮専用実施権を有することができるということなのでしょうか。しかし丙については明文化されていないように思えるのですが。
Re: 改正法の質問です – 初心者
2011/11/10 (Thu) 11:09:55
それとこれに関連する質問なのですが、改正法実案法10条9項において特出願から実案への変更出願が規定されています。その場合、特出願に仮専用実施権が設定されている場合はこの者の承諾を得るとされていますが、変更後は実案出願には仮専用実施権がないことからこの仮専用実施権は消えてしまうのでしょうか。承諾をしてから消えるのはおもしろいのですが、若しくは承諾をする代わりに仮通常実施権に変身するのでしょうか。質問が増えて申し訳ありません。
Re: 改正法の質問です – HYOUEI2012
2011/11/11 (Fri) 18:09:27
別のサイト経由で頂いた仮の解答です。ご参考にしてください。
「特許出願から実用新案登録出願への変更（実10条１項）がされたときは、もとの特許出願は取り下げたものとみなされます（同条５項）。
また、仮専用実施権は、その特許出願が取り下げられたときには、消滅します（特34条の２第６項）。
よって、仮専用実施権が設定された特許出願が実用新案登録出願に変更された場合には、当該仮専用実施権は消滅します。
また、仮専用実施権の消滅は原簿登録事項でもあるため、原簿に登録されます（特27条１項４号）。
「仮専用実施権を仮通常実施権に代えて許諾してもらうことになるか？」ということですが、これは、契約自由の原則どおり、当事者間の契約によることになります。
具体的には、遅くとも変更の承諾特までに、当事者間で、
「出願の変更をする際には、変更後の実用新案登録出願について仮通常実施権を許諾する」
という契約（取極め）がされていれば、仮専用実施権者であった者に、変更後の実用新案登録出願に係る仮通常実施権が生じることになるでしょう。
逆に、このような契約がされていなければ、仮通常実施権は生じません。 」とありました。
なお、実用新案は、無審査で登録されますので、登録後に専用実施権を設定するとの予約を変更の承諾時に、当事者間で契約を締結するというのもありかなと思います。
是非、みんなで議論しましょう！
Re: 改正法の質問です – 管理人
2011/11/15 (Tue) 12:26:49
HYOUEI2012さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、以下御質問にお答えします。
１．特許→実案変更後の仮通常実施権者の扱い
→特許受ける権利に基づく仮通常実施権者(乙)及び仮専用実施権に基づく仮通常実施権者(丁)は、条文通り継続して仮通常実施権を有します。
２．特許→実案変更後の仮専用実施権者の扱い
→仮専用実施権者(丙)は、実10条9項の承諾をしているので、特段の法的保護は受けられません。
ただし、通常は承諾時に何らかの契約(仮通常実施権の許諾等)をすると考えられます。
なお、「特許制度に関する法制的な課題について」(
http://p.tl/spBR)に記載されているように、実用新案法の仮専用実施権については、
「仮専用実施権については別途登録をするための制度整備が必要であり、特許庁における業務システムの広範な改造が不可欠であることから・・・改めて検討を行うことが適当である。」
という理由で盛り込みが見送られています。
３．外国語書面出願による国内優先権主張の範囲
→外国語書面に記載された範囲で優先権を主張することができます(特41条1項本文かっこ書き)。
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