弁理士試験-出願の変更と新規性喪失の例外

出願の変更と新規性喪失の例外
5/22追記
分割出願における新規性喪失の例外の適用の運用が変わったようです。
詳細はコチラをご覧ください。
なお、意匠法での運用変更については不明です。
出願の変更における新規性喪失適用 – 青本ＰＤＦ
2012/04/10 (Tue) 21:58:17
意匠審査便覧に、特許出願から変更された意匠が新規性喪失の適用を受けるためには、原出願が証明書を提出していない場合は、出願の変更がもとの出願の日から３０日以内に行わなければならないとあります。（同じくパリ優先も３カ月以内に変更）これは分割の場合も同様に３０日若しくは３カ月以内に分割と考えてよろしいでしょうか？
よろしくお願いします。
Re: 出願の変更における新規性喪失適用 – 管理人
2012/04/11 (Wed) 12:11:02
意匠登録出願後に分割をした場合の話でしょうか。
まず、審査便覧には、
「もとの特許出願又は実用新案登録出願について新規性の喪失の例外の規定による書面のみを提出している場合であって、出願の変更がもとの出願の日から３０日以内に行われたとき。この場合は、新たな意匠登録出願についてもとの出願の日から３０日以内に証明書を提出しなければならない。」
と記載されています。
その後に分割をした場合、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続きに必要な書面は、提出擬制されます（意10条の2第3項）。
というわけで、３０日若しくは３カ月以内に分割しなければならないということはないと思われます。
なお、複数の意匠を包含する一特許出願又は一実用新案登録出願を、二以上の意匠登録出願に変更する場合は、３０日若しくは３カ月以内に出願しなければならないと思います。
Re: 出願の変更における新規性喪失適用 – 青本ＰＤＦ
2012/04/11 (Wed) 23:10:05
ご回答ありがとうございます。
>その後に分割をした場合、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続きに必要な書面は、提出擬制されます（意10条の2第3項）。
というわけで、３０日若しくは３カ月以内に分割しなければならないということはないと思われます。
質問が悪かったようです。すみませんでした。
原意匠出願（書面のみ提出）を分割した場合です。
Re: 出願の変更における新規性喪失適用 – 管理人
2012/04/12 (Thu) 11:38:43
「原意匠出願」とは、変更出願の基礎となった「原特許出願」の誤りでしょうか？
変更後の意匠出願を分割した場合は、上記の通りです。
また、原特許出願を分割していた場合には、親出願の出願日から３０日若しくは３カ月以内に、変更出願を行う必要があると思われます。
Re: 出願の変更における新規性喪失適用 – 青本ＰＤＦ
2012/04/12 (Thu) 22:35:23
すみません。勘違いしておりました。
特許法44条第2項と同様に、意匠法10条の2第2項にあるように実際の分割の日が基準でよろしいでしょうか？
単純なミスでお手数掛けました。
Re: 出願の変更における新規性喪失適用 – 管理人
2012/04/13 (Fri) 11:42:11
ようやく分かりました。
意匠登録出願の分割の場合の意4条の適用条件は、
意匠登録出願（証明書未提出）
–>30日以内に分割による新たな意匠登録出願
–>実際の分割の日より30日以内に証明書提出
でＯＫだと思います。
なお、意匠登録出願（証明書未提出）
–>分割による新たな意匠登録出願（30日以上経過）の場合は、
30日以上経過している時点で、親出願で証明書を提出しているはずですので、提出擬制されて終わりです。
もちろん、親出願で証明書を提出していない場合は、子の出願で提出しても、例外の適用は受けられません。
Re: 出願の変更における新規性喪失適用 – 青本ＰＤＦ
2012/04/13 (Fri) 22:04:16
ご回答ありがとうございます。
すみません。再度質問させてください。
> 意匠登録出願の分割の場合の意4条の適用条件は、
> 意匠登録出願（証明書未提出）
> –>30日以内に分割による新たな意匠登録出願
> –>実際の分割の日より30日以内に証明書提出
> でＯＫだと思います。
私も条文を読む限りでは、上記のように解釈していたのですが、意匠審査便覧（１８．０１．０３ ）には
「もとの特許出願又は実用新案登録出願について新規性の喪失の例外の規定による書面のみを提出している場合であって、出願の変更がもとの出願の日から３０日以内に行われたとき。
この場合は、新たな意匠登録出願についてもとの出願の日から３０日以内に証明書を提出しなければならない。 」
と「もとの出願日」と記載されています。
だとすると、分割の場合も「もとの出願の日から３０日以内」でなないでしょうか？
意匠13条6項で10条の2を準用しているので、分割、変更のどちらの場合も未提出の場合は同じだと思います。
お手数ですが引き続き宜しくお願いします。
Re: 出願の変更における新規性喪失適用 – 管理人
2012/04/15 (Sun) 17:07:00
以下、私見です。
まず、変更出願にしろ分割出願にしろ、原出願において新規性喪失の例外の適用を受け得ること（出願日から30日以内の証明書提出）は必須要件です。
この点、分割出願においては、親出願において「もとの出願の日から３０日以内に証明書を提出しなければならない」ので、この要件を満たします。
そのため、子出願において、必要以上に厳格な要件を要求する必要はありません。
一方、変更出願の場合は、原出願が取下げ擬制されてしまうので（意13条4項）、原出願において上記要件を満たすことは不可能です。
そこで、新たな出願について「もとの出願の日から３０日以内に証明書を提出しなければならない」という要件を課しているものと思われます。
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