弁理士試験-H19年特実論文問１（３）（ロ）

H19年特実論文問１（３）（ロ）
H19年特許実用新案法問題１（３）（ロ）について – あやパパ
2016/01/16 (Sat) 08:56:30
WORD検索を試みたのですが、検索の仕方が悪いのか、良く分かりません。ご教授お願いします。
H19年特実問題１(3)(ロ）についてです。
先願の請求項にイ、ロ、
自己の出願の請求項にイ、ロ、
自己の出願の明細書にロの数値限定で顕著な効果
自己の出願の後に先願は公開された。
自己の出願が拒絶された（29条の２）
の場合の対処です。
ある予備校の回答例では、
イを削除、ロを数値限定の限定的減縮の補正
となっています。
おかしいのではと思いまして、質問しました。
限定的減縮をロ’としますと、
ロとロ’とはロが特別な技術的特徴を有しない（先願に書かれている。ただし拡大先願。特施行規則25条の８）からロとロ’への補正は共通の特別な技術的特徴を有さず、発明の単一性の要件を満たさず（37条）ロからロ’への補正は認められない（17条の２第４項）ということはありませんか？分割出願するのが正しいのでは？と思った次第です。しかし、予備校が間違えるはずもなく、
元の請求項の拒絶について
①29条１項で拒絶だと減縮補正は17条の２第４項違反、
②29条２項で拒絶だと新規ではあるので17条の２第４項違反ではない
③29条の２で拒絶だと、拡大先願はあるけれども新規ということで17条の２第４項違反ではない
というようなまとめ方が出来るのでしょうか？
基本的なので、Word検索をよりきちんとすると分かるのかもしれませんが、すみません、宜しくお願いします。
Re: H19年特許実用新案法問題１（３）（ロ）について – とおりすがり
2016/01/16 (Sat) 13:28:30
本願（自己の出願）の後願発明イ，ロが特別な技術的特徴（いわゆる「ＳＴＦ」）を有しているかどうかは、分からないのでは。
この点が問題文に明示されていないようなので、まずは、後願発明イ，ロがＳＴＦを有するものとみて、解答すべきだと思いますね。あるいは、場合分けして解答するとか。
「特別な技術的特徴」とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいいますが（施規第25条の8第2項）、
「先行技術」とは、第29条第1項各号に該当する発明を意味し、本願の出願時に公開されていないものは含まれません（特実審査基準）。
Re: H19年特許実用新案法問題１（３）（ロ）について – 管理人
2016/01/19 (Tue) 12:30:52
とおりすがりさん
回答へのご協力ありがとうございます。
結論として、予備校の回答例は正しいと思います。
ざっと読んだだけなので間違ってるかもしれませんが、
①乙が出願Ｂ１（発明イ）
②甲が出願Ａ１（発明イ）
③甲が発明イを刊行物Ｘで発表
③乙がＢ１に基づくパリ優先出願Ｂ２（発明イ，ロ）
④甲がＡ１に基づくパリ優先出願Ａ２（発明イ，ロ）
⑤乙がＢ２のみに基づく国内優先出願Ｂ３（発明イ，ロ）※発明イについては判断時点が遡らない。
という状況で、Ａ２が公開されたことによって、Ｂ３がいわゆる拡大先願を理由に拒絶される場合に、
乙が取り得る措置という問題ですよね？
※http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/fy19_ronbunshiki_h/test_tokkyo.pdf
この場合に、特29条の2でイが拒絶されるのはいいとして、ロについての判断時点はＢ２の出願日に遡るので（特41条2項）、ロは拒絶されないのではないでしょうか？
（ただし、刊行物Ｘにより、特29条2項で拒絶されるでしょう）
また、ＳＴＦの判断についてはとおりすがりさんがおっしゃる通りです（「先行技術」とは、第29条第1項各号に該当する発明を意味し、本願の出願時に公開されていなもの、つまり、特29条の2の引用文献は含まない）。
なお、仮にロにＳＴＦがなかったとしても、現在の審査基準では、「補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される全ての発明が、拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された全ての発明の後に続けて記載されていたと仮定した場合に、補正後の発明が発明の単一性を満たす」場合には、いわゆるシフト補正にはあたりません。
※http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/04_0300.pdf
そして、ロ’には、ＳＴＦがあると考えられるところ、イ，ロ，ロ’が続けて記載されていたと仮定すると、これらの発明は発明の単一性を満たすものと思われます。
その結果、、ロ’への補正は、いわゆるシフト補正にはあたりません。
※http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0300.pdf
【関連記事】
「審査基準等の改正」
↓クリックありがとうございます。


なお、直近の本室更新は「H27年短答試験問60」です。
↓弁理士試験ならＬＥＣオンライン