弁理士試験-H19問21枝イ

H19問21枝イ
44条4項について – 苦学生
2014/02/18 (Tue) 00:05:48
どうもお世話になってます。
度重なる質問になり申し訳ありませんが下記について教えてください。
優先権を伴う出願に対する分割出願についてですが、優先権を伴う発明に対し新たな分割出願をした場合、特許庁長官への書類の提出擬制が定められてます（44条4項）が、原出願の優先権主張が新たな分割出願に引き継がれるわけではないのでしょうか？
このような質問をした理由としまして、下記のH19-21（イ）の問題が×として扱われており、その解説に「原出願の優先権主張が分割出願に無条件に引き継がれることまで規定しているものではないと考えられる」と記載されてたからです。
問題文では、末尾に「場合がある」と記載されており、優先権主張が分割出願に引き継がれる場合があれば、問題文としては○になるのではないかと思われるのですが…。
すみませんが、よろしくお願いします。
(ｲ) 甲は、自らした発明イについて特許出願Ａをした後、Ａを基礎とする特許法第41条の規定による国内優先権の主張を伴って発明イ及び自らした発明ロについて特許出願Ｂをし、その後、Ｂの一部を分割して発明イについて新たな特許出願Ｃをした。乙は、自らした発明イについてＢの出願の日後Ｃの出願の日前に特許出願Ｄをした。この場合、Ｂについて出願公開がされなくとも、Ｃについて出願公開がされたときは、Ａについて出願公開がされたものとみなされ、Ｄは、Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される場合がある。
ただし、Ａを基礎とする国内優先権の主張は取り下げられておらず、Ａ及びＢについて出願審査の請求も、出願公開の請求もされていないものとする。
Re: 44条4項について – 太陽王
2014/02/18 (Tue) 22:50:48
LECの過去問解説だと、枝(イ)の前の問題文に「特に文中に示した場合を除き優先権の主張を伴わない」と書いてあるから、枝(イ)の出願Cは優先権の主張なしという解説になってますね。
Re: 44条4項について – 苦学生
2014/02/18 (Tue) 23:27:29
太陽王さん
ご回答ありがとうございます。
ただ、発明ロについて出願Cがされていたとしたら、納得できますが、発明イの分割で優先権を伴わないのであれば、優先権に係る書類の提出が不要という規定自体意味がなくなると思うのですが…。
問題の意図も含めて理解に苦しんでます。
Re: 44条4項について – 初学者
2014/02/18 (Tue) 23:52:38
書類が提出を擬制されるけど、無条件で優先権が有効になる
というわけではないということですよね。
たとえば分割の際に新規事項を追加した場合とか。
このときは遡及しないし、優先権もないこともあると思います。
たとえば、分割出願の日が出願Aよりも1年以上後の場合は、
優先権は伴わないはずです。
(優先権を主張し、必要書類は提出されたものであっても)
問題文には特に記載ないときは優先権も伴わないと
あるので、この出願Cは何かの事情があって優先権を
伴ってないのでしょう。
だから、分割出願(44条2項)により29条の2の他の出願にあたるときは
その出願時になるということでしょう。よって、乙の発明イを排除できないと。
ただこれ、テストで聞かれたら私は○にします。
正直、悪問ではないかと思います。
受験生ごときが言うのもなんですが…
Re: 44条4項について – ４４条２項ただし書
2014/02/19 (Wed) 10:16:31
根拠条文が誤っていますね！４４条２項ただし書と記載しないと論文では減点とされます。注意しましょう。
Re: 44条4項について – 管理人
2014/02/19 (Wed) 12:33:31
太陽王さん、初学者さん、４４条２項ただし書さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、ご質問ですが、特44条2項但し書に従い分割出願Ｃについて拡大先願の地位は現実の出願日を基準に発生するので、「Ｃについて出願公開がされたときは、Ａについて出願公開がされたものとみなされ、Ｄは、Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される場合がある。」は×でよいと思います。
分割出願には新規事項が追加される可能性がありますので、現実の出願日を基準に判断されます。
Re: 44条4項について – 苦学生
2014/02/19 (Wed) 23:50:15
太陽王さん、初学者さん、４４条２項ただし書さん、管理人さん
どうもご回答ありがとうございました。
やっと私にも理解できました。
適用条文が間違ってたんですね。
LECの短答過去問の解説に44条4項が挙げられていて、無理やりな説明がされてる感じが拭えなかったのですが、ようやくスッキリできました。
私なりの解釈では、”分割出願をしてしまうと、原出願において29条の2が適用される他の出願が存在する時は、分割出願の遡及効が得られず（44条2項但し書）、他の出願に対して29条の2が適用されなくなってしまう”といったところでしょうか？
まだ解釈に不適切な場合があるときはツッコミお願いします。
どうもありがとうございました。
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