弁理士試験-特施規30条に基づく補正

特施規30条に基づく補正
特施行規則30条補正 – ぽにょ
2010/02/03 (Wed) 16:15:06
以前にも同じ質問をしたかもしれなくて申し訳ありませんがご質問致します。 クレームA,Bの特許を出願したが、クレームAが進歩性がないという理由で拒絶査定を受けた。①拒絶査定謄本後、新たにAを分割出願し、原出願のクレームA、BのAについて特施行規則30条補正で削除補正できるのでしょうか。
②それとも拒絶査定謄本送達後は、44条1項3号の分割はできても補正はできないので、特施行規則30条補正できない。よって44条1項3号分割後、原出願のクレームA、Bに対し拒絶査定不服審判請求した後に初めて瑕疵あるクレームAを削除する補正(この場合の補正は17条の2第1項4号補正)を行うのでしょうか?また、特施行規則30条の補正は単に分割時に補正できるといった内容の補正であり、その場合、原出願が補正ができない時期であってもできるのでしょうか。それとも44条1項及び特施行規則30条の2つの条文からあくまでも補正ができる時期にしかできないのでしょうか。質問が長くて申し訳ありません。教えて下さい。
Re: 特施行規則30条補正 – 管理人
2010/02/04 (Thu) 14:31:14
①について、ご存知の通り拒絶査定謄本後かつ拒絶査定不服審判請求前は、特許法上の補正(特17条の2)はできません。
では、特施規30条でクレームAを削除補正できるのかというと、私としては、補正できるが遡及効を有しないと解します。
商標の事例でイーアクセス事件というのがあり、その事件では準用する特施規30条に基づく補正を認めつつ、その遡及効を否定しているからです。

②について、実務ではクレームAの削除補正をしません(当然、審判請求もしません)。
親出願は拒絶査定確定で先願の地位を失うので、特39条によって子出願が拒絶されることはなく補正の必要性がないからです。
なお、クレームBを捨ててクレームAの権利化を継続するのであれば、そもそもクレームAを分割するのではなく審判請求をします(シフト補正をしたい場合は別ですが)。
最後に、いわゆる補正(特許法上の補正)は、特17条の2に定める補正をできる時期にしかできません。
それとは別に、特施規30条に基づく補正もできるというのが私の解釈です。
ただし、商標と特許とは補正可能な範囲も異なりますし、そもそも特許では審判請求しない親出願を補正したいという要請もないように思います。
よって、特施規30条に基づく補正を認めないという解釈も成り立つとは思います。
ちなみに、実務でなら私は特施規30条に基づく補正をしません。

Re: -管理人
2011/05/26 (Thu) 12:05:23
申し訳ございませんが、訂正します。
施規30条を見直しました。
同項には「特許法第四十四条第一項第一号の規定により新たな特許出願をしようとする場合」と規定されています。
そして、準用する場合とは異なり読み替える余地がありませんので、拒絶査定後3月の分割可能期間(特44条1項3号)は、施規30条に基づく補正ができません。
従って、上記回答はまったくの誤りです。お詫びして訂正いたします。
【関連記事】
「拒絶査定後の分割」
「分割時の補正と補正可能期間」
「審判請求後の分割と同時の補正」

なお、本日の本室更新は「商標法36条」です。
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コメント

  1. アバターキングカズ より:

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    拒絶査定謄本後に分割による新たな出願(拒絶理由なし)に際し、①原出願(拒絶理由あり)の権利化を望まない場合、又は②原出願(拒絶理由あり)の権利化を望む場合の手続きについて、ご教示願います。
    私なりの以下解釈について、正誤をお示し頂ければ助かります。
    ①原出願(拒絶理由あり)の権利化を望まない場合
    ()特施規第30条の補正に従い、分割と同時に補正を行う。但し、当補正は遡及効を有さない。
    ()補正を行わなかった場合は、原出願は拒絶査定が確定。
    ②原出願(拒絶理由あり)の権利化を望む場合
    拒絶査定不服審判の請求が必須となるが、手続き時期については以下が考えられる。
    ()拒絶査定謄本後3月以内に、新たな分割出願、拒絶査定不服審判の請求、原出願の補正を全て同時に行う。
    当補正は遡及効を有する。
    ()拒絶査定謄本後3月以内に、新たな分割出願を行い、後日これとは別途、拒絶査定謄本後3月以内に拒絶査定不服審判の請求と同時に原出願の補正を行う。当補正は遡及効を有する。
    ※上記②()の手続きが有効か否か分かりません。特施規第30条では、「もとの特許出願の願書に添付した明細書等を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書等の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。」とあり、必要があるとき(つまり、原出願の権利化も望む場合)には、②()の通り全て同時に行わなければならないと解釈するのでしょうか?
    以上
    宜しくお願い致します。

  2. アバタードクガク より:

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    > ①原出願(拒絶理由あり)の権利化を望まない場合
    > ()特施規第30条の補正に従い、分割と同時に補正を行う。但し、当補正は遡及効を有さない。
    > ()補正を行わなかった場合は、原出願は拒絶査定が確定。
    ()は、そもそも権利化を望まないのであれば親出願を補正する必要がないので、分割と同時の補正は行わないでしょう。
    なお、恐らく当該補正は、補正可能時期以外の補正という理由で手続却下になります(特18条の2)。
    また、()については、その通りです。
    > ②原出願(拒絶理由あり)の権利化を望む場合
    > 拒絶査定不服審判の請求が必須となるが、手続き時期については以下が考えられる。
    > ()拒絶査定謄本後3月以内に、新たな分割出願、拒絶査定不服審判の請求、原出願の補正を全て同時に行う。
    > 当補正は遡及効を有する。
    > ()拒絶査定謄本後3月以内に、新たな分割出願を行い、後日これとは別途、拒絶査定謄本後3月以内に拒絶査定不服審判の請求と同時に原出願の補正を行う。当補正は遡及効を有する。
    最初の拒絶査定謄本の送達日から3月以内であれば、拒絶査定不服審判請求後であっても分割できます。
    よって、上記()及び()はいずれも可能です。

  3. アバタードクガク より:

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    申し訳ございませんが、訂正します。
    施規30条を見直しました。
    同項には「特許法第四十四条第一項第一号の規定により新たな特許出願をしようとする場合」と規定されています。
    そして、準用する場合とは異なり読み替える余地がありませんので、拒絶査定後3月の分割可能期間(特44条1項3号)は、施規30条に基づく補正ができません。
    お詫びして訂正いたします。

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