前置審査において拒絶の理由を通知する場合がある

前置審査における拒絶理由通知について – myaika
2022/11/16 (Wed) 00:23:20
お世話になっています。

特許法の前置審査における拒絶理由通知に関する過去問について、どうしても過去問の答えに納得ができないため、ご助力いただければと思います。

H28-8ハの枝で、「前置審査において、審査官は、拒絶査定不服審判の請求前にした明細書、特許請求の範囲又は図面の補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないものと判断した場合、そのことを理由として拒絶の理由を通知する場合がある。」→答え○となっております。

特163条2項の規定によれば確かに、50条の規定が「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したとき」に準用されておりますので、上記問題の場面というのは、17条の2第3項違反の瑕疵が査定の理由でなかったため、拒絶の理由が通知されたのだろうと思います。

しかしながら、審判便覧（第I部第2章第7節 前置審査）を拝見しますと、前置審査において拒絶理由通知がされるのは、①補正が適法であり、原査定において示された拒絶の理由が解消したものの、補正後の明細書等に拒絶の理由を発見し、かつ、その発見した拒絶の理由が補正により新たに通知する必要が生じた拒絶理由のみである場合（3.2.1.(2)）か、②拒絶査定の理由等を解消するために請求人が取りうる措置を審査官が示せる場合（3.5）のみに限定されており、査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合であっても、それが「補正により新たに通知する必要が生じた拒絶理由のみ」に該当しない場合は拒絶理由通知をされることなく長官報告になるのではないかと思います。

上記審判便覧に従うのであれば、拒絶査定不服審判の請求前に17条の2第3項の違反があったことが査定の理由でなかったとしても、補正により新たに通知する必要が生じた拒絶理由に該当せず、拒絶理由通知ではなく、長官報告となるのではないでしょうか？
それとも、拒絶の理由が補正により新たに通知する必要が生じた拒絶理由に該当しなかったとしても、特163条2項の通り、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したときは拒絶理由通知をするということなのでしょうか？

Re: 前置審査における拒絶理由通知について – 内田浩輔
2022/11/18 (Fri) 13:22:52
ご質問ですが、H27問8枝ハの間違えではないですか？

さて、間違えだとして、本枝の答えについては「◯」でよいかと思います。
本枝は「場合がある」か否かを問われています。
そして、審判便覧で言うならば、3.2.1(2)a(ii)例1に該当することがあります。

例えば、最初の拒絶理由通知に対する補正によって、新規事項を追加する補正がされたが、先の拒絶理由通知において示された拒絶理由が解消されていなかったため拒絶査定となった。
そして、審判請求時に、原査定の理由が解消される補正がされた。
そのため、前置審査において、補正で追加された事項について審査をする必要が生じ、その結果、発見した新たな拒絶理由に該当する場合です。
この場合には、最後の拒絶理由通知が通知されます。

Re: 前置審査における拒絶理由通知について – myaik
2022/11/21 (Mon) 22:58:38
内田先生

ご返信ありがとうございます。
ご指摘の通りH27年でした。失礼いたしました。

なるほど、審判便覧の3.2.1(2)a(ii)例1の場面の理解が足りませんでしたが、先生のご指摘のもと改めて見直し、理解することができました。

お忙しいところご指導ありがとうございました。