弁理士試験-包袋の刊行物性

包袋の刊行物性
優先権主張の基礎にのみ書かれた発明 – 短答２年目
2013/01/26 (Sat) 05:26:21
Q1:優先権主著により取り下げ擬制された基礎出願にのみ書かれている発明について
発明イ、ロで出願Aをし、発明イ、ロ、ハでAを基礎として国内優先して出願Bをしようとして、間違えて、発明ロ、ハでAを国内優先の基礎として出願Bをしてしまい、優先権主張を取り下げられる基礎からの1年３ケ月（42条第１項）を超過しています。
①41条第１項により発明イについては優先権主張できない。②発明イについては、出願公開されないので、拡大先願の地位を有さない（41条第３項、審査便覧29条の２についての2.2(5)）。取り下げ擬制（41条第１項）なので、先願の地位もない。②取り下げられたものについては、公開請求して公知例とすることも出来ない(手続便覧より)。③包袋の請求により、発明イが元の出願Aに書かれていることは第三者を含めて分かってしまう。
で、正しいでしょうか？③があるので、どうも腑に落ちません。29条第１項の公然知られた発明に、取り下げ擬制された国内優先の基礎にのみ書かれている発明は当たるのかも疑問になりました。包袋を閲覧できる状態になった時に公知となるのでしょうか？
Q2：閲覧できる状態の書類は公知扱いになるのでしょうか？29条の審査便覧や講座も読みましたが記述は見つけられませんでした。宜しくお願いします。
Re: 優先権主張の基礎にのみ書かれた発明 – 休憩がてら
2013/01/26 (Sat) 16:55:55
①41条第１項により発明イについては優先権主張できない。
→Aにはイが記載されているので優先権主張してもよいと思います。（但し、Bにイが書いていないと優先権主張しても意味がありません。）
②発明イについては、出願公開されないので、拡大先願の地位を有さない。
→そのとおりだと思います。
③包袋の請求により、発明イが元の出願Aに書かれていることは第三者を含めて分かってしまう。
→特許法には、取下げられた出願の包袋の請求ができることが書いていない（？）と思いますが、実務的にできるのかもしれません。しかし、公開の代償として特許を付与するという法目的から、特許を諦めた発明の内容を特許庁が公にしてもよいのか疑問です。そのようなマニアックな試験問題は出ない（出ても無視）と思いますが、法目的の観点から、第三者が包袋を見れるのは妥当でないように思います。
Re: 優先権主張の基礎にのみ書かれた発明 – 管理人
2013/01/26 (Sat) 18:58:11
休憩がてらさん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、短答２年目さんへの回答の前にまず、質問の事例は簡潔に規定していただけませんか？
回答の際に都度、事例をまとめなおす必要があるのでは大変ですのでお願いします。
また、質問の要点も分かりづらくなります。
さて、事例をまとると、
基礎出願Ａ（発明イ，ロ）を出願する。　→国内優先権主張出願Ｂ（発明ロ，ハ）を出願する。　→出願Ａから１年３月経過して出願Ａが取下擬制された。
となります。
回答は以下の通りです。
Ｑ１
①出願Ａの出願日から１年経過しているので発明イに基づいて優先権を主張することはできません。
②発明イについては拡大先願の地位が生じませんし、先願の地位もないです。
②’取り下げられた出願について出願公開の請求(特64条の2)をすることはできないと思われますが、出願人自らが公開することによって公知例にすることは可能です。
③包袋の請求により、第三者は出願Ａに記載された発明イを知ることができます。また、包袋が刊行物にあたれば、包袋を閲覧できる状態になった時に特29条1項3号に該当する可能性はあるでしょう。
なお、特許権を得る範囲を定めるのは出願人自身ですので、自らの過失等によって適切な範囲で特許権を得ることができず、自由技術になってしまったとしても理不尽なことではないと思います。
また、優先権が主張されている範囲を第三者が確認するためには、基礎出願の内容を確認できることは必要ですので、包袋閲覧が法目的に反するとまでは言えないかと思います。
Ｑ２
特29条1項3号の審査基準又は弊サイトの講座にも記載されているように、閲覧できる状態の書類が刊行物であれば、それが頒布されれば現実に誰かがその刊行物を見たという事実がなくとも公知になります。
なお、一度に複数の質問をするのは控えて頂けると非常に助かります。
質問したい部分が把握できないので、それぞれの質問を分けて下さい。
Re: 優先権主張の基礎にのみ書かれた発明 – 短答２年目
2013/01/27 (Sun) 06:42:18
管理人様。ご指摘、肝に銘じます。丁寧にお答えいただき恐縮です。ところで、包袋につきましては、元の質問の事前に審査基準も講座も読みましたし、今回、回答も頂いたのに判然としません。包袋を理解していないのかもしれません。
Qustrion:
包袋は、審査その他の記録で、まさに袋に入って保管されていて（勿論現在は電子化されていますが）、請求によりそのコピーを手に入れることが出来る。と理解していました。つまり刊行物ではなく、公知例とはなりえないと考えていました。どうなのですか？包袋にも刊行物にあたるものとあたらないものがあるのですか？
（最初からこのシンプルな質問をするべきでしたね。すみません。”閲覧の場合”に広げたのが間違いでした。）
Re: 優先権主張の基礎にのみ書かれた発明 – 管理人
2013/01/27 (Sun) 13:52:56
私見ですが、包袋に入っている書類は刊行物に当たると思います。
包袋に入っている書類は、公衆に対して頒布により公開する事を目的として複製された情報伝達媒体という要件を満たすように思われるからです。
Re: Re: 優先権主張の基礎にのみ書かれた発明 – 通りすがりの弁理士
2013/01/28 (Mon) 18:14:20
最高裁判決(正確な日付を失念してしまいましたが、たしか昭和55年7月4日判決)によりますと、明細書等は、原本が公衆に対して自由な閲覧に供され、なおかつ、その複製が公衆の要求によりすぐに交付されるような体制が整っている程度で刊行物の要件を満たすとされています。
未公開の出願にかかる包袋につきましては、原本未公開かつ186条1項柱書但書、同項1号、同項2号により閲覧制限されていることからしても、少なくとも刊行物の頒布性を欠くため刊行物に該当しないのではないかと考えます。
※妥当でない記述がありましたので編集しました。
Re: 優先権主張の基礎にのみ書かれた発明 – 管理人
2013/01/29 (Tue) 12:24:00
通りすがりの弁理士さん
ご意見ありがとうございます。
ご指摘の判例は、昭和53(行ツ)69昭和55年07月04日最高裁判所第二小法廷判決、かと存じます。
（http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121518692161.pdf）
なお、包袋に入った未公開の明細書等が刊行物に該当するか否かは、意見が割れてもおかしくないと思います。
例えば、米国では、補正により削除された未公開事項（閲覧するためには包袋資料の請求を行う必要がある）であっても、公知に該当するという判例もあるようです。（http://knpt.com/contents/cafc/2006.06/2006.06.htm）
Re: 優先権主張の基礎にのみ書かれた発明 – 碧
2013/02/11 (Mon) 20:58:01
横からですが、興味がある事例だったもので…。
当方は某企業の知財部におりまして、似たような事例が一度
ありましたので、特許庁に問い合わせたことがあります。
国内出願Ａについて、早期審査請求をかけたところ拒絶理由
を通知されることなくストレートで特許査定を受けたため、
登録料を納付し、設定登録されました。
しかし発明者から、Ａの特許公報が公開される前に関連する
新出願Ｂをしたいという要望がありました。通常、設定登録
から特許公報発行までは２ヶ月程度タイムラグが有り、しかも
公開公報より先に登録公報が発行される見込みでしたので
十分間に合うと踏んでいました。
ところが、Ｂの出願前に特許庁の特許電子図書館を見ていた
ところ、まだ登録公報が発行される前であるにも関わらず、
出願Ａの包袋が閲覧可能になっていました。すなわち、願書
が公開されていますので、Ａの内容が閲覧可能な状態に
置かれているということになります。
もちろん、公報発行までの期間に出願番号を第三者が知る
可能性は極めて低いのですが、適当に検索した誰かが見て
しまう可能性はゼロでないので、頒布性の観点から刊行物に
該当するのではないかと心配して、特許庁に問い合わせた
ところ、
「『公報発行日』が公知となる日であり、それまでは包袋
は『刊行物』にはならない」
という回答でした。
だったら特許公報発行後に電子図書館で公開しろよという
話なのですが、さすがにお役所に文句を言わずに電話を
切って引き下がった事例です(-_-;)
Re: 優先権主張の基礎にのみ書かれた発明 – 碧
2013/02/11 (Mon) 21:16:05
ちなみに、優先権の基礎となり、取下擬制されている出願
が、後の出願の公開時に、後の出願には記載されていない
内容についても公知になるという見解は私もその通りでは
ないかと思います。
例えばPCT出願については、WIPOのホームページで基礎出願
の明細書が全文閲覧可能ですので、JP自己指定していれば
基礎出願は取り下げられますが、国際公開時に公知になって
いると考えて良いのではないかと思います。
従って、当然国内優先権主張出願の基礎出願についても、
そういう扱いでなければおかしいと思います。
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