重大ﾆｭｰｽ-プロダクト・バイ・プロセス・クレームは原則、該製法に限定解釈

プロダクト・バイ・プロセス・クレームは原則、該製法に限定解釈
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・「製法異なる同一物質、特許侵害に当たらず　知財高裁大合議」(日経電子版)
・「知財高裁も協和発酵キリンのテバ特許侵害認めず、成分同じでも製法異なる」(知財情報局)
協和発酵キリンが製造販売する治療薬について、
テバ　ファーマスーティカルの関連企業が製造販売の差止め等を求めた訴訟で、
知財高裁は、
製法が異なり特許権侵害にはあたらないと判断し、
原告の請求を棄却した一審判決を支持し、控訴を棄却したそうです。
これによって、長年の議論に一応の結論がでたかもしれません。
すなわち、
プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲は、当該製造方法により製造された物に限定解釈される。
ということですね。
※今後、最高裁でひっくり返る可能性はありますが・・・。
以下、大合議の判決（平成22(ネ)10043）解説です。
本事件について、大合議では、
『特許請求の範囲として記載されている特定の「文言」が発明の技術的範囲を限定する意味を有しないなどと解釈することになると，特許公報に記載された「特許請求の範囲」の記載に従って行動した第三者の信頼を損ねかねないこととなり，法的安定性を害する結果となる。』
ことを理由に、
『特許発明の技術的範囲を確定するに当たっては，「特許請求の範囲」記載の文言を基準とすべきである』
と判断されました。
その上で、
『「物の発明」に係る特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されている場合，当該発明の技術的範囲は，当該製造方法により製造された物に限定されるものとして解釈・確定されるべきであって，特許請求の範囲に記載された当該製造方法を超えて，他の製造方法を含むものとして解釈・確定されることは許されないのが原則である。』（不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）
と判示しています。
また、例外的に、
『物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときには，その物の製造方法によって物を特定することも許される。』（真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）
と判示しています。
※真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の技術的範囲は，「特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく，同方法により製造される物と同一の物」と解釈される。
この点、本事件においては、
『「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情」は存在しないから，その技術的範囲は，本件製法要件によって製造された物に限定される。』とし、
本件発明の製法要件の一部を充足しない被告製品は、本件発明の技術的範囲には属さないと認定しました。
※原審(平成19(ワ)35324)では、
『本件特許の優先日当時，本件各発明に開示されているプラバスタチンナトリウム自体は，当業者にとって公知の物質であったと認められる。そして，本件特許の請求項１に記載された「物」である「プラバスタチンラクトンの混入量が０．５重量％未満であり，エピプラバの混入量が０．２重量％未満であるプラバスタチンナトリウム」の構成は，その記載自体によって物質的に特定されており，物としての特定をするために，その製造方法を記載せざるを得ないとは認められない。』及び
『被告製法において，「プラバスタチンの濃縮有機溶液」を形成する工程があるとは認められない。』
と認定しています。
さらに、特104条の3のいわゆる無効の抗弁の成否を判断する前提となる発明の要旨の認定に付いて、以下のように判断しています。
『プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合の発明の要旨の認定については，
①真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の要旨は，特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく，「物」一般に及ぶと認定される。
②不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の要旨は，記載された製造方法により製造された物に限定して認定される。』
※関連訴訟（平成20(ワ)16895）では、
無効審判事件においてされた訂正の請求が確定していない状況において、以下のように判断しています。
『このような場合において，特許法１０４条の３第１項所定の「当該特許が無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」とは，当該特許についての訂正審判請求又は訂正請求に係る訂正が将来認められ，訂正の効力が確定したときにおいても，当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かによって判断すべき』
及び、『原告は，被告が，訂正前の特許請求の範囲の請求項について無効理由があると主張するのに対し，①当該請求項について訂正審判請求又は訂正請求をしたこと，②当該訂正が特許法１２６条又は１３４条の２所定の訂正要件を充たすこと，③当該訂正により，当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること，④被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属すること，を主張立証することができ，被告は，これに対し，⑤訂正後の請求項に係る特許につき無効事由があることを主張立証することができる』
そして、
適法な訂正であることを認めつつ、
訂正発明は，従来発明と技術常識とを組み合わせることによって，当業者が容易に発明をすることができた、
（無効理由が解消していない）
として、無効の抗弁（特104条の3）を認め、非侵害という判断をしています。
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