知財コンサルについて猛省-続き①-

知財コンサルについて猛省
なお、本日の本室更新は「商標法3条2項号」・「民事訴訟法-訴え-」です。
昨日の記事で言い足りないことを補足する。
今まで、知財コンサルには上層に位置するコンサルタント、
換言すれば、経営マターの部分と、
中下層に位置するコンサルタント、
換言すれば、知財部的マターの部分があると思っていた。
そして、知財部的マターの分の知財コンサルについて言うと、
これは、大企業の知財部がやっていること、
具体的には、出願・権利化や、特許マップの作成、
職務発明規定の創設などが挙げられると思う。
これらは弁理士が現在の知識と経験で処理できるはず・・・
そう思っていた。
しかし、どうやらそうでもないようだ。
例えば、出願権利化。
何をどう出願し、何をどう権利化するのか?
これを決めるためには、
市場動向や自社状況などの情報が必要である。
企業内にいると、この情報は既に知っている状態である。
しかし、社外の弁理士はこの情報を持っていない。
そのため、これを持たないままでは、
そもそも、何をどう出願し、何をどう権利化するのかを結論をだせない。
一例として、
実用新案登録出願の依頼があった場合を考える。
「社長にその出願動機を聞くと、実案は値段が安いからだという。
しかし、一方では、将来的な権利行使を想定しているとのこと。
私が、この情報だけで判断するならば、
将来の権利行使を前提として、
より強い権利である特許出願が有利であることを提案する。
ところが、依頼主はどうにも腑に落ちない様子だ。
法の不知に起因するものであろうと、
特許権と実用新案権との効力の違いを懇切丁寧に説明するが、
ますます、受け答えが曖昧になっていく。
結局、発明の内容の説明を先に聞くことにして、
後日回答を待つことにした。」
この流れでは、情報を持っている依頼者が、
特許or実用新案登録出願をするという結論を出してくれている。
しかし、最善の結論は本当にそれであったのだろうか?
上の話について、
出願動機が模倣防止にあるという情報があればどうか?
私ならば、「特許出願中」の表示をする場合と、
「実用新案登録出願中」の表示をする場合とで、
模倣抑止力がどの程度異なると思うか?
という投げかけをする。
これであれば、その差がより実感できるはずだ。
結局、特許出願をする点はどちらも同じであるが、
相手の満足度と、そこにいたる労力には、雲泥の差がある。
そして、最善の結論は、
出願と共に「特許出願中」の表示をすることであった。
何もせずに出願をしていれば、表示の話は出てこなかっただろう。
そして、こういう隠れた問題は、
技術論である発明打合せの場では出てこない。
恐らくは、こういうことが、
「弁理士業務」と「知財コンサル業務」との、
一つの大きな壁なんだと思う。
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コメント

  1. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    権利行使を前提にする場合だけでなく、
    ・特許出願することに意義がある場合
    ・出願までのプロセスに意義がある場合
    (開発ロードマップにしたり、他社との差別化の頭の整理をしたり)
    など、特許出願にもさまざまな考えがあるよ、と言われたことがあります。こちらの考えを押し付けるのではなく、相手の考えを聞き出した上で最適な提案が出来ることが大事なんでしょうね、きっと。
    出願後の「出願中」表記は難しいですよね。他社の模倣への牽制になる場合もあれば、権利化の邪魔をされる場合もありますし。

  2. アバタードクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > 出願後の「出願中」表記は難しいですよね。他社の模倣への牽制になる場合もあれば、権利化の邪魔をされる場合もありますし。
    はっ!
    これは盲点でした。
    確かにおっしゃるとおりです。
    うーん、奥が深い。

  3. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    提案する内容のメリットとデメリットを説明するのがコンサルの大事な役割のような気がします。メーカーの知財担当って経営陣や他部署に判断を委ねる社内コンサルのような役割が多いですからね。
    「特許出願中」の表記をするかどうかも知財の観点で考えられるメリットとデメリットを説明した上で結局は営業部や広報部の判断になります。セールスアピールになる、といった知財以外の側面も出てきますから。
    実は、今年実際に出くわした仕事の内容そのままなのですが。

  4. アバタードクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > 提案する内容のメリットとデメリットを説明するのがコンサルの大事な役割のような気がします。メーカーの知財担当って経営陣や他部署に判断を委ねる社内コンサルのような役割が多いですからね。
    >
    > 「特許出願中」の表記をするかどうかも知財の観点で考えられるメリットとデメリットを説明した上で結局は営業部や広報部の判断になります。セールスアピールになる、といった知財以外の側面も出てきますから。
    >
    > 実は、今年実際に出くわした仕事の内容そのままなのですが。
    デメリットを伝えるのは、本当に難しいですね。
    「じゃあ、いいや。」
    ってなっちゃうと、それはそれで困ります。
    デメリットを伝えつつ、いかに魅力的な内容に仕上げるのかが、
    腕の見せ所でしょうか?

  5. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    権利化を考えると、カタログに「特許出願中」と書かれるメリットはなくデメリットしかない状況だったので、知財担当としては書いて欲しくないと正直に伝えました。営業さんはセールストークに使えるので載せたいとのことでしたが、議論を重ねた上で掲載は無しになりました。
    その代わりに「特許出願中」以上にお客さんにアピールできる方法を一緒に考えました。デメリットを伝えるだけでなく、その代替案まで提供するところが腕の見せ所なのかなと思っています。代替案を出さないと、ただのいちゃもんコメンテーターですから

  6. アバタードクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > その代わりに「特許出願中」以上にお客さんにアピールできる方法を一緒に考えました。デメリットを伝えるだけでなく、その代替案まで提供するところが腕の見せ所なのかなと思っています。代替案を出さないと、ただのいちゃもんコメンテーターですから
    「特許出願中」以上にお客さんにアピールできる方法!!
    そんな方法があったんですね。
    ・・・・・・
    ・・・ヒントだけでも教えてくれませんか?
    やっぱり、ダメ。ですよね。

  7. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    そんな裏技があるわけではなくて恐縮ですが・・・
    お客さんに製品の良さが伝わる文章を一緒に考えただけです。特許庁の審査官に「特許出願してるんだから凄い技術なんですよ」なんてアピール出来ないわけで、技術のことを分かりやすく伝えるという点において、特許担当が営業に負けるとは思わないですし。
    「特許出願中」という言葉でアピールしようというのは営業が甘えてるというか虫が良すぎる気がします。
    なんか、偉そうになってしまいました・・

  8. アバタードクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    なるほどそういうことでしたか。
    「特許出願中」の模倣抑止力にだけ注目していました。
    確かに、特許出願しているからといって、
    性能が優れているわけではないですよね。

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