弁理士試験-拒絶理由通知後の国優

拒絶理由通知後の国優
優先権主張の超基本 – あやパパ
2015/06/20 (Sat) 21:08:37
優先権主張について教えてください。
論文試験（たとえば平成１７年問題Ⅱ）で拒絶理由通知を受けた時の対処として、優先権主張が出てくるので教えてください。
これは、
①拒絶理由通知を受けた特許出願を基礎として優先権主張をして新規に出願をするということ。
（審査請求するのですから、早期審査請求をしていないければ通常は出願から１年半は経っているので不自然ですが。また、所詮、拒絶理由は解消されず、拒絶理由自体が理不尽でないと権利は取得できないと思います。ゆっくり別途審査は出来るでしょうね、分割出願と同様の効果でしょうか。）
それとも
②拒絶された特許出願と、それより前の別の特許出願との二つ以上とを基礎として新たに特許出願を行い、優先権主張を出願と同時に行うということ。
（これであれば、拒絶理由を解消できる可能性があるからです。）
超基本的な質問で恐縮です。解説を読むと、どうも①のようなのですが、どうも判然としません。
Re: 優先権主張の超基本 – 昨年度合格者
2015/06/20 (Sat) 22:00:23
「特許法上取り得る手段」として「優先権主張出願」を挙げるのは不自然ですので、書かなくても合格できますよ。それが予備校の解答だとしたら、お粗末ですね。
下手に書くと、採点官の心証がよくないですし。仮に優先権主張出願について書くとしても、優先順位は低いので、なお書き程度で１～２行書くだけで十分だと思います。「１年の優先期間が過ぎていない場合には」といった条件を付さないと、減点されかねませんしね。
なお、問題文に書かれてない「別の特許出願」といった条件を持ち出して複合優先について答案を書くのは、この試験では、原則やってはいけないことの１つですから、②は無いですね。
特許庁のウェブサイトに論点（これが公式見解）が挙がっていますので、確認されてはいかがですか。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/fy17_ronbunshiki_h.htm
Re: 優先権主張の超基本 – 管理人
2015/06/21 (Sun) 15:20:06
昨年度合格者さん、回答への御協力ありがとうございます。
さて、御質問の答えは①です。
つまり、拒絶理由通知を受けた特許出願を基礎として国内優先権主張をして新規に出願をするということです。
例えば、国内優先権を主張した出願において、引用文献に記載されていない事項を請求項１に追加するなどをして、拒絶理由の解消を図ります。
また、近年は出願と同時に審査請求をした場合には、早期審査請求をしていなくとも出願から１年以内に拒絶理由通知を受けることが珍しくはありません。
そのため、特に不自然というものでもないです。
なお、私自身が使用したことはありませんが、出願から１年以内の拒絶であれば取り得る措置として顧客に提案はしています。
実際に使うためというよりも、後になって『聞いてなかった』と言われることを予防するためですね。
Re: Re: 優先権主張の超基本 – 通りすがり
2015/06/21 (Sun) 21:40:41
管理人どのが言わんとするところは分かるけど、国内優先権主張出願だけしても、基礎出願の拒絶に係る請求項に対する拒絶理由は解消されないですよね。。。。
Re: 優先権主張の超基本 – 管理人
2015/06/22 (Mon) 12:17:39
通りすがりさん
本問では「拒絶理由の通知に対し、特許を受けるために特許法上とり得る手段」が問われています。
よって、特許を受けることができれば、基礎出願の拒絶に係る請求項１の権利化に拘る必要はないと思われます（請求項１の削除もとり得る措置です）。
少なくとも、不自然とは思いません。
Re: 優先権主張の超基本 – 企業内弁理士
2015/07/11 (Sat) 10:50:28
国際的には、未公開の前に優先権を活用して出願やり直しというのは、特許庁が積極的に進めています。欧州などではサーチレポートの発行が極めて早く、未公開の段階で出願の出し直しができるような取組が行われてます。実務的にはありかなと思います。
ただ、優先権で特許性が出るって事は、基礎出願にはない発明で特許性を出すってことなので、ここを積極的に書けば書くほど題意把握ミスになる可能性はあるかなという気もします。
ちなみに、その年に受験して特許法は合格点つきましたが、優先権は書きませんでした。その程度のものでしょう。
１７年の問題に限って言えば、拒絶がない請求項があるのに、優先権で別出願するのは普通はありえないと思います。
基礎出願が取り下げになります。そのため、請求項２や３は権利化が遅れます。意図的に権利化を遅らせたい事情があるなら別ですが、そんなものは問題文に書いてません。
また、国内優先権で追加して特許性があがるってことは、結局、その追加して特許性が出た請求項は、優先権の効果が認められません。そのため、優先権主張してもほとんど意味がありません。
ならば、先の出願が取り下げになるので優先権を使わず、新規の出願を出せばいいとなります。
しかし、拒絶の対応で新規出願というのは題意把握ミスとなりかねず、上の事情を長々書くわけにも行きません。言葉足らずで優先権を書くと、誤解を与えかねまえんし、採点者の心証を考えたら、手を触れないのが無難だと思います。
Re: 優先権主張の超基本 – 企業内弁理士
2015/07/11 (Sat) 11:21:05
なお、平成１７年の問２ではなく、問１（３）なら、共同出願についての法律知識を問うている問題と理解できるので、優先権は書いてもいいと思います。
ただ、書く以上、問２でも優先権を触れないと、バランスが悪くなり、問２で優先権を検討するのは、時間が厳しくなるので、なかなか辛いです。
問２の状況を踏まえて、優先権を使うデメリットをも加味して、書ききれば相当高得点つくでしょうけどね。
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