弁理士試験-商標登録出願の分割 | 独学の弁理士講座 -弁理士内田浩輔監修-

商標登録出願の分割
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商標法施行規則22条4項について – ブスタマンテ
2010/12/15 (Wed) 18:47:53
質問させて下さい。
商標法において補正できる時期は出願が審査、審判、再審に係属中であり、出願の分割ができる時期は前記プラス審決取消訴訟係属中ですが、対応例として
①拒絶査定不服審判係属中に、拒絶理由がある指定商品等に　ついて分割する
②審決取消訴訟係属中に、拒絶理由があるとされた指定商品　等以外を分割する
以上のように、分割する時期に応じて取り得る措置が異なることが、参考書に記載されていました。しかし、理由が分かりません。
私としては
①については、拒絶理由の有無に関わらずどちらを分割しても原出願から分割した指定商品等を削除補正（６８条の４０）できるので、特にどちらを分割しても良いのではと？
②については、補正ができない時期の分割なので拒絶理由がない方をまずは優先して生かし、拒絶理由を包含した原出願は商施規２２条４項（特施規３０条）により分割した指定商品等を削除する補正（遡及効なし）をすると理解したとしても、”補正の遡及効”を有さないことによるデメリットが分かりません？文言から考えると訴訟係属中に行なった当該補正は出願時に遡及せず、訴訟係属中に削除補正されたとされ、審判時と客体が変動し・・・・だからと言って何なんだと・・・・
何を質問しているのか分かりますでしょうか？
知りたいのは①、②の理由と補正の遡及効によるデメリット（メリットも）となります。
以上、どうか宜しくお願い致します。
Re: 商標法施行規則22条4項について – saru
2010/12/16 (Thu) 00:07:56
①は、拒絶理由がある指定商品等について分割すれば、拒絶理由がない指定商品等について早期に登録を受けられ、分割出願については、遡及効を得つつ（時間をかけて慎重に）対応できるからです。
②は、
指定商品Ａ，Ｂがあり、Ａに拒絶理由がある場合、
原出願：Ｂ、分割出願：Ａとすると、
原出願の「Ａを削除する補正」には遡及効がありませんので、審決時にはＡ＋Ｂのままであり、拒絶理由は解消しません。
つまり、原出願は拒絶審決維持、分割出願は拒絶査定となってしまい、どちらも救われません。
したがって、拒絶理由がない指定商品等を分割することによって、分割出願だけでも生かそうとするためです。
Re: 商標法施行規則22条4項について – ブスタマンテ
2010/12/17 (Fri) 10:28:08
saruさん　返信ありがとうございます。
かなりイメージできました。助かります。
あと少し確認させて下さい。
①について「・・遡及効を得つつ（時間をかけて慎重に）対応できる・・」とは、分割した拒絶理由がある指定商品等は遡及効により原出願時にしたとみなされつつ実体審査時期が来るまで（拒絶理由が通知されるまで）対処方法を検討する時間が確保できるということで宜しいでしょうか？
②について、補正に遡及効がないというのは審決が確定しなければ原出願の客体は何ら変動せず、いくら訴訟係属中に分割（削除補正）しても反映されないというこて宜しいでしょうか？
以上　宜しくお願い致します。
Re: 商標法施行規則22条4項について – saru
2010/12/17 (Fri) 13:30:15
①についてはその認識でよいと思います。
②については、
・「審決が確定しなければ原出願の客体は何ら変動せず」というわけではなく、６８条の４０第１項に規定する時期の補正ではないので、遡及効（その効果が、出願時に遡って生ずること）は認められないということです。
　なお、準特施規３０条の削除補正に遡及効を認めないのは、６８条の４０で補正ができる時期を制限している趣旨に反することになるからです。
・準特施規３０条の削除補正をすれば、「客体の変動」はありますが、その効果が、出願時に遡って生ずるわけではありません。
　つまり、前述の例でいうと、分割時においては原出願の指定商品は（準特施規３０条の削除補正をしたので）［Ｂ］ですが、審決をする時点においては（遡及効がないので）［Ａ，Ｂ］のままです。
・したがって、審決の時に拒絶理由が解消していることにはならない（つまり、審決に違法性はない）ということです。
（前提として、拒絶理由の有無の判断は（４条３項を除いて）査定時・審決時であり、訴訟ではその審決の違法性の有無を審理するのみであるということがあります）
詳しくは、最高裁判例平成１７年７月１４日（eAccess事件）をご参照下さい。
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