弁理士試験-上位・下位概念と先願

上位・下位概念と先願
上位概念下位概念 – ぽにょ
2010/03/03 (Wed) 14:32:25
日頃大変お世話になっています。特許査定後の分割出願について教えて下さい。例えば「鉛筆付き消しゴム」で特許査定が取れた場合、これを上位概念の「鉛筆」で特許を取りたい場合、分割出願「鉛筆」を行うと、訴求しても「上位概念と下位概念の同日出願は先後願をみない（片方のみ協議指令を行うのはおかしいため）」ことから両者登録されうるとありました。これは正しいのでしょうか。
Re: 上位概念下位概念 – 管理人
2010/03/07 (Sun) 23:32:37
片方のみ協議指令を行うのがおかしいから先後願をみないというのは間違いです。
確かに協議指令はでませんが、審査基準によれば、特許出願人と特許権者が同一である場合は拒絶理由が通知されます。
ただし、特39条の実質的同一に該当する上位概念とは、「同族的若しくは同類的事項を集めて総括した概念、又は、ある共通する性質に基づいて複数の事項を総括した概念」をいいます。
よって、「鉛筆付き消しゴム」に対する「鉛筆」は上記上位概念には当たらず、登録を受け得ると思われます。
もちろん、鉛筆の実施例等が記載されているのが前提です。
【関連記事】
特39条の拒絶理由通知

なお、本日の本室更新は「商標法43条の10」です。
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