重大ﾆｭｰｽ-プロダクト・バイ・プロセス・クレームは原則無効？（最高裁）

プロダクト・バイ・プロセス・クレームは原則無効？（最高裁）
平成２４年（受）第１２０４号：平成２７年６月５日判決言渡
平成２４年（受）第２６５８号：平成２７年６月５日判決言渡
「特許権侵害差止請求事件」
特許請求の範囲にその物の製造方法の記載があるいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許権について、他の製造方法により製造された物も範囲に含まれると共に、一般的に特36条6項2号の要件不備である（拒絶・異議・無効理由を有する）という最高裁判決がでました。
ニュースでも取り上げられており、
珍しく、日経がいいことを言っています。
・「同じ成分の薬なら別製法でも特許侵害　最高裁判決」(日経電子版)
・「特許医薬品：製法めぐる訴訟、最高裁が審理差し戻し」(毎日新聞)
この特許発明は『プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成すること等を含んで成る方法によって製造されプラバスタチンナトリウム。」です（なお、大合議判決については、こちらを参照して下さい）。
上述したように、最高裁は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造又は特性等が同一であれば、他の製造方法により製造された物も範囲に含まれると判示しました。
つまり、『物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても，その特許発明の技術的範囲は，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として確定される』としました。
さらに、こちらが非常に重要なのですが、最高裁は、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが実際的に可能であれば、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、特36条6項2号（発明が明確であること）の要件不備であるために、拒絶・異議・無効理由を有するとしました。
つまり、『物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において，当該特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは，出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか，又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる』とました。
その結果、発明の技術的範囲を確定させて、「発明が明確であること」という要件に適合するか否か等について審理させるために、原判決を破棄して原審に差し戻しています。
ちなみに、千葉勝美裁判長の補足意見では、『ＰＢＰクレームの出願時の審査においては，不可能・困難・不適切事情を緩く解してこの点の実質的な審査をしないまま出願を認めてきているが，今後は，審査の段階では，特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合には，それがＰＢＰクレームの出願である点を確認した上で，不可能・非実際的事情の有無については，出願人に主張・立証を促し，それが十分にされない場合には拒絶査定をすることになる。このような事態を避けたいのであれば，物を生産する方法の発明についての特許（特許法２条３項３号）としても出願しておくことで対応することとなろう。・・・従前，出願審査の段階では原則として不可能・困難事情の存否を実際上チェックしないまま既に認められ登録されてきたＰＢＰクレームについて，今後，無効審判請求や侵害訴訟の過程での特許無効の抗弁の提出がされることも予想される。しかし，出願時において不可能・非実際的事情の存在を明らかにできないのであれば（それは，構造等で特定できるのにそれをせず，安易に製法により特定したＰＢＰクレームとして出願したということになる。），それが無効とされても止むを得ないところである。』とあるのですが・・・無効とされても止むを得ないって、おい！
ところで、これは化学分野だけの問題ではなく、電機機械分野にも波及し得る問題です。
例えば、ある特許の請求項９は、以下の構成を含みます（下線は管理人が挿入）。
『 ・・・ 前記第１回路基板は、前記第１半導体基板を覆って、前記第１配線より前記エッチングレートが低い材料のエッチングストッパ層が形成されており、当該エッチングストッパ層の上に前記第１配線の層が形成されており・・・前記第２回路基板の第２配線に至る第２開口を、前記第１回路基板の前記第１半導体層側から、同時に、エッチング処理して形成されている、半導体装置。』
また、請求項１１はそのまま、『請求項１～４、７～８のいずれかに記載の半導体装置の製造方法によって製造された、半導体装置。』です。
このようなクレームも、無効又は拒絶される可能性があるのです。
それに、「○○領域に配向処理が施された液晶装置」とか、理由は分からないけど効果があるからクレームすることもあるので、狭い分野のみに影響する問題ではないでしょう。
さて、今後は、本判決の射程が非常に気になるところです。
現実的には、「製造方法が物の構造又は特性を表している」場合に限ってＰＢＰクレームと認定して審査するあたりに落ち着いて欲しいところです。
しかし、「特許請求の範囲に方法の記載があるとＰＢＰクレーム」とかまで射程を広げられると、物のクレームで「・・・上に形成された○○」とかの表現が、実質的に使用不可能になってしまうので非常に困ります。
なお、弁理士試験に与える影響も多少あり、・・・とりあえず、今年の論文ではこの事例問題が出題されないでしょう。
（口述も多分でないです）
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「プロダクト・バイ・プロセス・クレームは原則、該製法に限定解釈」
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