弁理士試験-特46条の2と拡大先願

特46条の2と拡大先願
特許法第四十六条の二 第２項ただし書き – yutaro
2013/03/25 (Mon) 22:31:48
お世話になっております。
表題箇所に関しまして質問させていただきます。
第四十六条の二は実用新案に基づく特許出願に関する規定ですが、
第２項において、特許出願が、基となる実用新案の範囲内である場合のみ、
出願日が遡及すると規定されてます。
そしてただし書きには
第二十九条の二の先の出願としての適用においては遡及しない、と規定されてます。
ところが本文にある通り、特許出願に、新規事項を含めてしまうと遡及しないことになるので、
４４条の分割出願の場合のような、新規事項を拡大された先願の範囲として含んでしまわないようにするための規定は必要ないと思うのです。
何か他に、第二十九条の二の除外を規定しなければならない理由はあるのでしょうか。
以上よろしくお願いします。
Re: 特許法第四十六条の二 第２項ただし書き – 管理人
2013/03/26 (Tue) 14:53:14
新規事項を含めてしまうと遡及しないのは、特44条の分割出願も、特46条の2の実用新案登録に基づく特許出願も同じです。
そして、いずれも新規事項が追加される可能性があり、後日に遡及しないことが判明しても、分割出願等によって拒絶が確定してしまった出願を復活させることができないという問題があります。
ですので、除外しているのでしょう。
Re: 特許法第四十六条の二 第２項ただし書き – yutaro
2013/03/26 (Tue) 22:10:02
管理人様、ご回答ありがとうございます。
＞新規事項を含めてしまうと遡及しないのは、特44条の分割出願も、特46条の2の実用新案登録に基づく特許出願も同じです。
この点については、４４条の分割と、４６条の２の実用新案に基づく特許出願とは微妙に異なるように思うのです。
というのは、
４６条の２は、
「前項の規定による特許出願は、
その願書に添付した
明細書、特許請求の範囲又は図面
に記載した事項が
当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した
明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面
に記載した事項の範囲内にあるものに限り、
その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。」
と規定されています。
つまり、
ちょっとでも新規事項を含んでいようものなら、その特許出願そのもの（全体）について、出願日が遡及しないことになると思うのです。
これは、
４４条の場合において、
先の出願の一部を含みつつ、
それを説明するための新規事項を明細書や図面に含んで分割できることとは
異なると思うのです。
特に４４条２項においては、
「前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。」
となっており、
４６条の２が、
「前項の規定による特許出願は、
　　～に限り、
　実用新案登録出願の時にしたものとみなす。」
のように、みなされるための条件を含んでいることからも違いがあると思います。
ですから、
４４条では、何はともあれ原則としての（本文書きとしての）「出願の遡及」はクリアできるので、２９条の２の除外の場合を規定する必要がありますが、
４６条の２では、新規事項を含んでしまうと、原則として「遡及しない」ことになるので、
２９条の２の心配をする必要すらなくなると思うのです。
あるいは、４６条の２も４４条と同様に、
まずは原則として「遡及する」と規定しておいて、
そのあとの但し書きにおいて２９条の２の除外について言及すればよかったのにと思うのです。
管理人様はこのあたりどのように思われますでしょうか。
Re: 特許法第四十六条の二 第２項ただし書き – 白服 URL
2013/03/27 (Wed) 00:01:08
こんにちは。白服です。
私は管理人ではありませんが、条文の読み方についてyutaroさんが根本的な誤解をしているように感じましたので、私の考えを述べます。
46条の2第2項も、44条2項も、適法な場合について述べているのであって、不適法な場合については述べていません。
実用新案登録に基づく特許出願も、分割出願も、適法になされたときに、出願時が遡及します（本文）。このとき、29条の2等の適用については、出願時が遡及しません（但し書き）。
つまり、但し書きは、本文の適用場面についての例外を規定しています。本文を満たさない場合（つまり不適法な場合）について述べているのではありません。不適法な場合、但し書きは読む必要すらありません。
この観点から考え直すことをお勧めします。
なお、但し書きの意義は、管理人さんの回答のとおりだと思います。つまり、後願の審査に支障が出るのを回避するためです。この点は、いつ、だれが、原出願と分割出願との異同を判断するのかという、実務的な観点から考えるとよいでしょう。
Re: Re: 特許法第四十六条の二 第２項ただし書き – yutaro
2013/03/27 (Wed) 07:37:47
白服様、ご回答ありがとうございます。
どちらも適法な場合を述べているということですが、
やはり、46条の2第二項の、～に限り、が気になるのです。
つまり、逆から読めば、
遡及した場合→その特許出願には新規事項は入っていない
が成り立つと思うのです。
新規事項が入っていないことが保証されているのだから、
たとえ29の2に関して遡及させてしまったとしても問題ないと思うのです。
分割の場合は、
新規事項を含むかどうかは、出願自体の遡及のための要件としては関係ありません。
つまり、遡及すると述べたあとに新規事項を含んでいる可能性があります。
もし、46の2も同様に、遡及してかつ新規事項を含み得るものなら、
第二項の、「～に限り」のくだりは必要ない、すなわち、44条と同じく、
最初に単に、「前項の場合、～みなす」と述べてしまえばいいと思うのです。
Re: 特許法第四十六条の二 第２項ただし書き – 管理人
2013/03/27 (Wed) 12:26:38
白服さん
いつもありがとうございます。
さて、ご質問ですが、「新規事項が入っていないことが保証されている」という理解が間違っています。
正確には、「新規事項を含んでいる可能性があるが、その場合には出願時が遡及せずに拒絶される」です。
つまり、当該出願が審査されるまで、誰も新規事項を含んでいるか否か判断できません。
そのため、仮にyutaroさんがおっしゃるように特29条の2で後願を拒絶したとして、拒絶確定後に遡及しないことが判明すると、後願を復活させることができなくなります。
よって、当該問題が解決できない以上、特29の2に関して遡及させるのは妥当ではないと思います。
この点、どうお考えですか？
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「特46条の2での出願日不遡及」
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