弁理士試験-過誤登録時の先願

過誤登録時の先願
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特許法３９条２項 – araichu
2009/09/10 (Thu) 16:33:01
例題ですが、
甲が、２００９年９月１日に発明イの特許出願Ａをして、
乙が、２００９年９月１日に発明イの特許出願Ｂをして、
その後２００９年１２月１日に、審査官の過誤によりＡが特許査定になり、Ｂは審査に継続中の場合、
２０１０年３月１日に、ＢにＡと同一の発明だから３９条２項の規定による拒絶理由が通知されたときは、Ａが特許になっていて協議ができないので、Ｂはこのまま拒絶査定となってしまうのでしょうか？そして、Ｂが拒絶査定になると先願の地位が無いので、Ａの無効理由は消滅するのでしょうか？
または、乙が拒絶理由通知を受け取った段階で、乙はＡを無効にする審判を請求して、審査をストップしてもらうことがこの場合、良い対応策なのでしょうか？
よろしくお願いします。
Re: 特許法３９条２項 – 管理人
2009/09/11 (Fri) 21:35:38
遅くなってスミマセン。
一応仕事をしているもので・・・。
さて、この場合、乙に特39条2項の規定に基づく拒絶理由が通知される際に、甲にその事実が通知されます。
既に一方が特許されている場合には、協議はできません。しかし、通常は特許出願人と特許権者との間で実質的な協議が行われ、実施許諾契約が結ばれます。
その後、特許出願人は補正をするか取下げ・放棄・放置等することになると思います。
（審査基準第４章「特許法第39条」参照）
【！注！以下の発言は誤りです。下記されているように、無効理由は消滅しません。】
なお、補正等を行わない場合、Ｂは拒絶査定となるので、Ａの無効理由は消滅します。
【関連】
「特39条の拒絶理由通知」
Re: 特許法３９条２項 – araichu
2009/09/14 (Mon) 06:48:04
どうもありがとうございました。
Re: 特許法３９条２項 – x
2009/09/14 (Mon) 09:55:07
Bは、３９条２項で拒絶査定となっても、はじめからなかったとみなされるわけではない（３９条５項ただし書き）ので、Aの無効理由は解消しないのでは？
Aの無効理由が解消するのであれば、甲は乙と実質的な協議を行う必要がありません。Aの無効理由の解消のためには、Bを取り下げ等してもらう必要があるから、実質的に協議をせざるを得ないのだと思います。
横から失礼します – kaeru
2009/09/15 (Tue) 15:20:38
xさんと同意見です。
それとaraichuさんご指摘の“乙が拒絶理由通知を受け取った段階で、乙はＡを無効にする審判を請求して、審査をストップ”は実施の継続をするにあたり意味はあると思いますが，Bの権利化には意味がないと思います。
意匠法の短答問題でこの手のものがでますよね？
まずい・・・３９条２項の件です – kaeru
2009/09/15 (Tue) 15:24:32
邪魔なので削除してください
Re: 横から失礼します – 管理人
2009/09/16 (Wed) 10:55:02
xさん、 kaeruさん
お二人がおっしゃるとおりです。
あぁ、お恥ずかしい・・・。
特39条5項ただし書にあるように、「協議をすることができないとき」に拒絶査定となっても、先願の地位はなくなりません。
よって、Ａの無効理由は消滅しません。
ご指摘ありがとうございました。
なお、私の発言を削除してしまうと、お二人の発言が浮いてしまうので、そのまま残してあります。
お邪魔でしょうが、ご了承ください。
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